第 282 期 (2023年2月份)
商標共存協議作者：賴文平
一、背景說明
「商標共存協議」或稱「商標並存同意」(Coexistence agreement)，是指在商標註冊申請中，被主管機關審查認為與在先註冊商標相同或近似，而不准予註冊時，商標註冊申請人以取得引證商標權人的同意，互相協議並存，以排除註冊障礙的一種制度。由於，此種商標共存協議制度，可賦雙方當事人私法自治，以自身利益考量而產生，確實可以增加商標註冊的機會，但也存在許多爭議的問題，因此，各國在實務上採用不同的方案。歐盟及英國採用完全接受，不加任何限制條件，美國、新加坡則採有條件的接受，而日本及韓國目前尚在研議中是否採用此制度。
臺灣《商標法》第30條第1項第10款「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。」、第11款「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」，就是採用有條件的商標共存制度。
二、中國大陸正、反不同意見
依中國大陸《商標法》第30條規定：「申請註冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經註冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。」，對於申請商標違反此規定被商標局駁回後，申請人可否在駁回復審程序中或在行政訴訟程序中與在先商標所有人簽訂共存協議或取得同意申請註冊，並據以請求核准註冊。在《商標法》並無明文規定，而造成實務的困擾。
(一)否定說
1.法無明文規定，逾越法定職權。
2.《商標法》第42條第2款「在同一種商品上註冊近似的商標，或者在類似商品上註冊的相同或近似商標，應當一併轉讓」，未一併轉讓的，由商標局通知其限期改正；期滿未改正的，視為放棄轉讓的申請。因此，如果商標協議共存，則違背《商標法》第42條第2款立法目的。
3.《商標法》第43條第1款，商標使用許可（授權），應監督商品品質及保證商品品質。商標共存協議類似商標許可（授權），但沒有任何的規範。
4.目前商標註冊公告中，並無顯示商標共存協議事由，第三人無法從公示中得知該商標註冊中任何協議的信息。
(二)肯定說
1.《商標法》第59條第3款規定，商標註冊人在申請商標註冊前，他人已先於註冊人使用與註冊商標相同或近似者，註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標，換言之，商標共存使用並非沒有先例。
2.《商標評審規則》第8條，當事人有權依法處分自己的商標權和商標評審有關權利，在不損害社會公益，當事人可以自行和解。
3.2010年「最高人民法院關於審理商標授權確權若干問題的意見」(2017年修改)第一條明文表示，應充分尊重相關公眾已在客觀上將相關商業標誌區別開來的市場實際，注重維護已經形成和穩定的市場秩序。
4.北京市高級人民法院2019年4月「商標授權確權行政案件審理指南」15.12「共存協議的法律效果」近似商標在相同或類似商品上，引證商標權利人具共存協議的，在無其他證據會導致公眾混淆者，可以認定訴爭商標與引證商標不構成近似。
三、中國大陸目前實務作法
由於法無明文禁止，因此實務上在特定的條件下，商標評審委員會或者法院漸漸接受商標共存協議制度。如果雙方當事人確實已達成共存協議，已經清除當事人間的衝突，且雙方在共存協議中保證沒有搭便車，並積極加以區分的，可以確定有善意。考量可以共存的因素有：
(一)商標近似程度不高，整體上還具有一定的區別。
(二)商標近似程度較高，但雙方當事人為關聯企業、集團企業，具有利益一致性。
(三)在不損及公共利益的情形下，如果屬於特定商品；例如在第5類有關消滅有害動物製劑、土壤消毒製劑，涉及第三人使用時的不易選擇，因此，不予協議並存。
(四)共存協議雙方在中國大陸經營核心業務、地域或通路不同，足以排除消費者混淆。
實務案例(註)：
1.商標評審階段
2.司法審制階段
四、尚待釐清的爭點
中國大陸對商標共存協議的採用及其標準經常舉棋不定，而有些爭點尚待釐清：
(一)商標共存協議制度的本質究竟是尊重商標權是一種私權還是要從社會公共利益的角度來考量。商標權本質上帶有濃厚的私權性質，大多數國家在不違反公共利益的情形下，允許商標權人自主使用、收益、處分。但是，中國大陸《商標法》制帶有濃厚的行政管理特色，必須在符合行政管理的制度下，才允許使用、收益、處分。如果給商標權人過多私法自治，將不利於管理與監督。
(二)商標共存協議的手段，是否可以認為是排除混淆誤認之虞的方法，還僅僅是作為認定為不近似的初步依據。臺灣《商標法》採用同意並存制度，在「商標混淆誤認之虞審查基準」將取得在先權利人的並存同意，視為混淆誤認之虞衝突的排除方法。在《商標法》釋義也認為並存同意為排除混淆誤認之虞的可行性方法。但中國大陸認為雙方協議共存，仍然改變不了客觀上已存在的混淆誤認可能性，因此，在准予註冊時不論述排除混淆誤認，而僅論雙方商標不構成近似，以避開法律的限制。
(三)出具同意書人，事後能否以違反商標共存協議無效為理由，請求撤銷註冊或無效宣告。臺灣《商標法》並存同意而在後商標准予註冊後，在先商標權人也就是出具同意書人，不得再於異議或評定程序中主張商標混淆誤認之虞，在先商標權人如果認為同意協議有無效或得撤銷者，必須向民事法院提起確認之訴。另外，在先商標權人出具同意書後，如果，另外申請一件商標，但該商標卻與在後被同意註冊商標相同或近似者，縱使是在先商標的衍生商標，也必須得到後註冊商標的同意，才得予註冊。至於中國大陸認為共存協議有發生無效或得撤銷理由者，可以直接據此事由，向商標主管機關提異議或無效宣告。
註: 肖暉「商標共有制度現狀及共存協議在中國商標實務中的運用」，2020年。
(本文作者賴文平現為勤業國際專利商標聯合事務所首席顧問、臺商張老師)
